Intellectueel eigendom overdragen, maar voor hoeveel?

[repsaj]

Beste Tweakers,

Ik heb als ZZP'er een webapplicatie ontwikkeld. Een MVP in Laravel met React frontend voor een SaaS product. Goede kwaliteit al zeg ik het zelf en zeker op door te ontwikkelen.

De partij voor wie ik het heb ontwikkeld, wil het door een andere organisatie door laten ontwikkelen. Dit omdat die snel wil doorpakken opeens, maar mijn agenda te gevuld is om aan hun wens te voldoen.

De klus is aangenomen met specifieke vermelding dat het intellectueel eigendom bij mij ligt. Gebruikelijk en dus ook bij de opdrachtgever bekend.

Nu wil diegene dat ik het auteursrecht/IE overdraag.

Dit document heb ik al aangeschaft; verkoopcontract auteursrecht (https://juridox.nl/ict-re...koopcontract-auteursrecht), dus dat zit wel snor. Ik draag het IE over met alleen de kanttekening nog dat ik het in mijn portfolio mag gebruiken, met de rest van de code zou ik niets meer doen.

Alleen tegen welk bedrag is realistisch om te hanteren? Ga er vanuit dat de investering 15K is geweest voor het MVP.

Zelf dacht ik eraan om te spreken over een percentage á 50%, omdat ik mijn code "weggeef" en de andere ontwikkelende partij daar weer op hun beurt wat mee kan doen en hun voordeel uit kan halen. Dit omdat het als een multi-tenancy applicatie is opgezet en dat niet een techniek is die veel ontwikkelaars nog toepassen en dit wel een specialiteit heb die ik in huis heb, doordat ik meerdere SaaS-projecten heb ontwikkeld.

Heeft iemand wat tips / ervaringen in IE overdracht en wat men daar normaal voor vraagt? Ben heel benieuwd.

[ Voor 4% gewijzigd door repsaj op 30-05-2023 14:19 ]

[Ben(V)]

Bedenk je wel dat als je dat recht overdraagt je zelf niets meer met die code mag doen?
Ik zou gewoon het recht op gebruik en aanpassing verkopen.

[repsaj]

Met dat specifieke project dan niet meer inderdaad. Dus zodat je niet de code gaat hergebruiken voor een ander/concurrerend project. Op zich is hergebruik niet zo erg, want de code is toch altijd maatwerk per project.

[ThomasG]

Volgens mij denk je hier veel te gemakkelijk over. Het overdragen van intellectueel eigendom is zeer complex, en heeft heel veel valkuilen waar al heel veel mensen de fout mee in gegaan zijn. Jouw multi-tenancy architectuur kan bijvoorbeeld zomaar ineens niet meer van jou zijn omdat je wat iets-wat onhandig bent geweest in de overdracht. Daarbij heb je nu ook te maken met het intellectueel eigendom van derde partijen (Laravel, React, etc.). Het aanschaffen van een standaard verkoopcontract gaat daar helaas niet bij helpen. Mijn advies zou dan ook zijn: win juridisch advies in, en zij kunnen ook helpen bij het bepalen van een goede prijs.

[repsaj]

Dat wordt hier afgevangen:


En die IE van derden / OS wordt ook afgevangen.

Gaat mij eigenlijk meer: hoe stel ik een prijs vast.

[RobIII]

repsaj schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 13:05:
Gaat mij eigenlijk meer: hoe stel ik een prijs vast.

Ik denk dat dat - onder de streep - vooral is: hoeveel wil je er voor hebben (en hoeveel de gek er voor geeft).

[fopjurist]

repsaj schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 13:05:
Dat wordt hier afgevangen:
[Afbeelding]

En die IE van derden / OS wordt ook afgevangen.

Gaat mij eigenlijk meer: hoe stel ik een prijs vast.

Is het nou allemaal maatwerk of wil je toch nog een deel van de code kunnen hergebruiken? In dat laatste geval is het niet helemaal zonder risico als je enkel een 'licentie terug na overdracht' verkrijgt. In de situatie dat je klant failliet gaat, kan het auteursrecht worden doorverkocht zonder de licentie aan jou. In die situatie heb je een groot probleem als de code in allerlei andere projecten is verwerkt.
Als je de code hergebruikt, kun je de auteursrechten van andere projecten niet meer verkopen. Dat gaat je mogelijk veel meer kosten dan die 7,5k die je nu wilt vragen.

Waarom heeft de andere partij het auteursrecht nodig, en kan dat niet met een licentie worden geregeld?

[repsaj]

Hoe zou je dat met een licentie kunnen regelen? Die heeft die nu namelijk, want dat is m'n default, maar dat is wel wanneer ik de code klop voor het project. Het idee is dat een andere bedrijf het project overneemt en erin doorontwikkeld. Ik kom buiten beeld te staan, dus dan leek mij alleen IE overdracht een optie. @fopjurist

Voor het Multi-tenancy verhaal maak ik gebruik van een OpenSource project. De implementatie ervan is alleen iets dat ik dan "overdraag", maar daar tik ik altijd opnieuw de code van en is geen copy-paste van ander project, omdat het toch per SaaS project verschilt.

Dit staat er over die licentie in:

[ Voor 34% gewijzigd door repsaj op 31-05-2023 13:56 . Reden: tekst uit juridische doc ]

[Barryvdh]

fopjurist schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 13:30:
[...]

Is het nou allemaal maatwerk of wil je toch nog een deel van de code kunnen hergebruiken? In dat laatste geval is het niet helemaal zonder risico als je enkel een 'licentie terug na overdracht' verkrijgt. In de situatie dat je klant failliet gaat, kan het auteursrecht worden doorverkocht zonder de licentie aan jou. In die situatie heb je een groot probleem als de code in allerlei andere projecten is verwerkt.
Als je de code hergebruikt, kun je de auteursrechten van andere projecten niet meer verkopen. Dat gaat je mogelijk veel meer kosten dan die 7,5k die je nu wilt vragen.

Waarom heeft de andere partij het auteursrecht nodig, en kan dat niet met een licentie worden geregeld?

Meestal zal de opdrachtgever het auteursrecht willen omdat hij zijn bedrijf zal willen verkopen aan investeerders ooit. En dan wil je wel alle rechten in handen hebben.

Alleen vergeten bedrijven dat vaak in het begin van het traject want dan moet het snel/goedkoop een MVP zijn, en met standaard algemene voorwaarden liggen de rechten bij de ontwikkelaar.

Als de code op basis van Open Source componenten is gemaakt, en speciaal voor deze klant geschreven (dus geen copy-paste van andere projecten als basis gebruikt), dan kan je de code met auteursrecht verkopen toch? (Maar ik ben geen jurist).

Wat je der voor vraagt is inderdaad lastig, want het hangt er ook een beetje vanaf wat de insteek is geweest, en waarom ze weggaan. Als jij bijvoorbeeld geen tijd/zin meer hebt en ze daarom naar iemand anders moeten, is dat een andere situatie dan dat ze iemand gevonden hebben die het een paar euro goedkoper kan doen. En hoe expliciet is afgesproken dat de rechten bij jou blijven, of gewoon niks hebben afgesproken maar te goeder trouw jouw voorwaarden hebben getekend.

Maar uiteindelijk is het maar net hoeveel jij denk dat ze er voor willen geven, je bent niks verplicht. Als het te duur is, zullen ze het gewoon zelf moeten namaken opnieuw.

[killercow]

Wellicht is een margedeal, of aandelendeal met de 'klant' nuttig?

Ga je gang met de code, maar ik krijg X procent van de aandelen, of ontvang maandelijks/jaarlijks X procent van toekomstige de winst/omzet die door het systeem (en systemen afgeleid van de overgedragen code) wordt gemaakt.

[fopjurist]

repsaj schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 13:48:
Hoe zou je dat met een licentie kunnen regelen? Die heeft die nu namelijk, want dat is m'n default, maar dat is wel wanneer ik de code klop voor het project. Het idee is dat een andere bedrijf het project overneemt en erin doorontwikkeld. Ik kom buiten beeld te staan, dus dan leek mij alleen IE overdracht een optie. @fopjurist

Ik weet niet welke afspraken er nu zijn gemaakt, maar je kunt prima afspreken dat het bedrijf jouw code mag gebruiken en aanpassen, en zelfs sublicenties kan verlenen. Als het bedrijf verdergaat met jouw code, ontstaat een afgeleid werk. Iemand die het afgeleide werk wil gebruiken heeft zowel een licentie op het oorspronkelijke werk als op de aanpassingen nodig.

Voor het Multi-tenancy verhaal maak ik gebruik van een OpenSource project. De implementatie ervan is alleen iets dat ik dan "overdraag", maar daar tik ik altijd opnieuw de code van en is geen copy-paste van ander project, omdat het toch per SaaS project verschilt.

Het is goed dat je de code telkens opnieuw typt, maar dat is niet van doorslaggevende betekenis. Als je elke keer dezelfde creatieve keuzes maakt, heb je auteursrechtelijk alsnog een probleem.

Barryvdh schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 13:58:
[...]

Meestal zal de opdrachtgever het auteursrecht willen omdat hij zijn bedrijf zal willen verkopen aan investeerders ooit. En dan wil je wel alle rechten in handen hebben.

Dat kan toch prima met licenties? Voor een gebruiker kan een licentie net zo waardevol zijn als het auteursrecht. Als ik een laptop koop zit daar het auteursrecht op Windows niet bij inbegrepen.

[Barryvdh]

fopjurist schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 14:08:

[...]

Dat kan toch prima met licenties? Voor een gebruiker kan een licentie net zo waardevol zijn als het auteursrecht. Als ik een laptop koop zit daar het auteursrecht op Windows niet bij inbegrepen.

Ik ben geen jurist, maar ik weet wel dat de bedrijven die een overname traject in gingen (of voorbereiden op), wel het intellectueel eigendom in eigen bezit wilden hebben.

Stel ik ontwikkel Platform X voor X BV, nu wil Global BV dit platform overnemen/exploiteren door X BV over te nemen, dan gaat dat niet zomaar als die alleen een licentie hebben toch? Geen idee wat de consequenties zijn van alleen een licentie, maar kan me voorstellen dat ik dat zou mogen intrekken, of mag zeggen dat ze dat niet kunnen doorverkopen aan Global BV. Als investeerder zul je dan dus willen dat jij alle rechten hebt, en niet dat Global BV zegt, ik koop het wel van de ontwikkelaar voor 1/10 van de prijs en zet mijn kopie op.

[fopjurist]

Barryvdh schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 14:17:
[...]

Stel ik ontwikkel Platform X voor X BV, nu wil Global BV dit platform overnemen/exploiteren door X BV over te nemen, dan gaat dat niet zomaar als die alleen een licentie hebben toch?

Dat ligt eraan hoe de overname juridisch wordt vormgegeven en of de licentie overdraagbaar is. Het is heel flexibel in te richten.

[Ben(V)]

Zal ik het nog iets ingewikkelder maken?

Heb je die applicatie als fixed prijs gemaakt en verkocht of heb je de uren die je erin gestopt hebt betaalt gekregen.
In het laatste geval is het helemaal je eigendom niet, maar gewoon van het bedrijf dat jouw uren betaalt heeft.

[repsaj]

Niet helemaal waar, maar is op basis gedaan van fixed price. Dit zou wel gelden als je freelancer bent vaak, maar alles staat duidelijk in een software ontwikkelovereenkomst dat IE van mij is. @Ben(V)

[ Voor 85% gewijzigd door repsaj op 31-05-2023 15:53 ]

[Barryvdh]

Ben(V) schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 15:39:
Zal ik het nog iets ingewikkelder maken?

Heb je die applicatie als fixed prijs gemaakt en verkocht of heb je de uren die je erin gestopt hebt betaalt gekregen.
In het laatste geval is het helemaal je eigendom niet, maar gewoon van het bedrijf dat jouw uren betaalt heeft.

Heb je hier een bron van? Zo heb ik het nooit begrepen iig. En daarnaast, OP geeft aan dat hij dat expliciet heeft afgesproken.
Volgens mij ligt het IP standaard bij het bedrijf dat de software ontwikkelt. Het IP van werk dat je als werknemer doet komt bij het bedrijf te liggen, maar als je iets op uurbasis als ZZP'er/bedrijf ontwikkelt is anders volgens mij. En dat is alleen als je niks afspreekt, als je bijv de NL Digital voorwaarden gebruikt, ligt het IP sowieso standaard bij het bedrijf dat de software ontwikkelt.

[Ben(V)]

Nee als je op uur basis als zzp-er bij een bedrijf werkt is net zo goed alles wat je maakt het eigendom van degene die jouw uren betaalt.
Dat is geen verschil met een gewone werknemer.

Maar dat is volgens TS hier dus niet het geval, want hij heeft het gebruik van zijn product verkocht en niet zijn uren.

[eheijnen]

Misschien heeft het nut eens met ons Arnoud te praten, die is "nogal" thuis in deze materie....

[repsaj]

Eigenlijk was mijn hoofdvraag: hoe bepaal je het bedrag voor overdracht van het intellectueel eigendom / auteursrecht ;-) Alleen wat ik nu begrijp is dat dat wat natte vinger werk is cq. wat een gek er voor geeft?

[eric.1]

repsaj schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 16:19:
Eigenlijk was mijn hoofdvraag: hoe bepaal je het bedrag voor overdracht van het intellectueel eigendom / auteursrecht ;-) Alleen wat ik nu begrijp is dat dat wat natte vinger werk is cq. wat een gek er voor geeft?

Op basis van wat je verwacht te kunnen innen in de toekomst, is denk ik het eenvoudige antwoord.

Nu ben ik zeker geen specialist hierin, maar als je eigenlijk aangeeft maatwerk te leveren - wat is de waarde dan van die digitale reeks tekens? Onder de streep klinkt het er niet naar alsof je deze bak code anders aan partij B had verkocht of bij 12 andere klanten had ingezet. Tevens zijn de gemaakte kosten niet zo erg relevant voor het bepalen van de waarde.

Heeft de klant een indicatie gegeven omtrent wat ze ervoor over hebben? Uiteindelijk wisten ze precies wat ze hebben getekend en willen zij iets wat dus problematisch is.

[Janoz]

Sowieso zou ik bij die eerdere opties liever kiezen voor "Ja, hij mag daarmee alles blijven doen met het werk na overdracht"

En qua hoogte van het bedrag? Eigenlijk moet je weten hoe graag die partij snel verder wil. Hoeveel zou het ze kosten om te moeten wachten. Hoeveel zou het kosten om helemaal opnieuw te beginnen (met daarbij de kanttekening dat ze goed op moeten passen je werk niet na te maken). Aan de andere kant heb jij inkomstenderving omdat je niet meer aan dit project kan werken.

Voor ons is het heel lastig in te schatten omdat we de omvang van het project, maar ook van de klant niet kennen. Zet gewoon hoog in, en accepteer eventueel een deel in aandelen in de toko.

[Soultaker]

Ik weet niet wat gebruikelijk is in dit soort situaties, maar ik zou beginnen met uitrekenen hoeveel het gekost zou hebben als je het tegen een gemiddeld salaris in loondienst ontwikkeld had. Lijkt me dat je dat redelijkerwijs als minimum kunt vragen, want dat is wat het zou kosten om het opnieuw te bouwen, behalve dat de opdrachtgever nu tijd bespaart door de bestaande oplossing te kopen.

[Anoniem: 80910]

Je kunt jezelf hiermee heel makkelijk uit de markt werken. Als je het ip verkoopt betekend dit dan ook dat je er afstand van doet, niet 2x mag verkopen en niet meer in die branche actief mag handelen? Bij sommige bedrijfsovernames geldt dit wel. Of ze nemen je in dienst om te voorkomen dat je een concurrerend product maakt.

Als je die dingen goed vind en jij je werk niet meer kan doen door de afspraken die gemaakt zijn. Daar zal ook een prijskaartje aan hangen.

Wat je met je eigen code doet moet jezelf weten. Als er een overname is of gaat ontstaan op de code zou ik voorzichtig zijn. Als je je multi tenancy wilt verkopen zou ik dat niet zo expliciet maken dat dit je laatste multi tenancy project was. Ik neem aan dat je de code niet als (alleen recht) verkoopt. Ik zou 3* het normale uurtarief doen in dat geval met behoud van eigen ontwikkeling.

Daarnaast wat Google met Java heeft gedaan op Android mag ook. Waarom zou jezelf niet mogen door ontwikkelen.

Het wordt geen patent... Waarbij jij maandelijks bij wijze van een fee voor je eigen gepatenteerde software (door het bedrijf gedaan) moet gaan betalen...

[Knutselsmurf]

Het punt is dus, dat jij/ jouw agenda op dit moment de belemmering is voor doorontwikkeling, waardoor ze (noodgedwongen) op zoek gaan naar een andere partij om dit voor elkaar te krijgen?

Is het dan realistisch om ze dan te laten betalen voor jouw onvermogen om zelf verder te ontwikkelen?

In plaats van auteursrecht overdragen, zou ik zelf op zoek gaan naar een optie waarbij je toestemming geeft voor het maken van een afgeleide werk door een derde partij. Hierdoor kan men wel verder ontwikkelen, maar bijvoorbeeld niet jouw software commercieel op de markt zetten.

Binnen deze overeenkomst kun je dan ook opnemen dat er geen belemmeringen zijn als jou op een later moment wordt gevraagd om aanpassingen te doen op hetgeen nu door de andere partij wordt toegevoegd.

Zo houd je ruimte voor een toekomstige opdracht.

[synx6]

repsaj schreef op woensdag 31 mei 2023 @ 16:19:
Eigenlijk was mijn hoofdvraag: hoe bepaal je het bedrag voor overdracht van het intellectueel eigendom / auteursrecht ;-) Alleen wat ik nu begrijp is dat dat wat natte vinger werk is cq. wat een gek er voor geeft?

Zijn meerdere manieren om een IP te waarderen. Welke methode hangt van heel zaken af en is best complex.

In dit geval zou ik niet je IP verkopen maar de klus klaren met of een zzp collega of iemand in dienst nemen.

[citomaster]

Ik lees een hoop goedbedoelde maar juridisch volstrekt onjuiste adviezen! Hier mijn hoog over reactie (ik ben IE-advocaat):

Auteursrechten op software, want daar gaat het over, berusten in principe bij de maker. Dat is @repsaj, zo begrijp ik.

Mijn klanten denken vaak 'ik heb er voor betaald, dan is het toch van mij?'. Maar dat is een hardnekkig misverstand. Of je nou op urenbasis of voor een fixed price werkt, dat maakt voor de auteursrechten niets uit. Je draagt als freelancer auteursrechten alleen over als je deze schriftelijk overdraagt ('ik draag hierbij de auteursrechten over aan X').

TS kan zijn auteursrechten overdragen aan de opdrachtgever en is het logisch dat daar een zakelijke prijs tegenover moet staan. Anders is het geen verkoop maar een schenking, met dito fiscale gevolgen. Wat die prijs precies moet zijn is een nogal subjectieve waardering. Ik hou mij daar als advocaat altijd verre van. Er zijn wel bureautjes die zulke waarderingen maken, maar bij een kleine overdracht wordt er vaak een eigen inschatting gemaakt.

Ik lees ook dat de code deels uit Open Source (OS) code bestaat. De auteursrechten op OS liggen natuurlijk niet bij TS, maar bij de makers van de OS (of een organisatie die namens hen optreedt). Voor OS geldt meestal, maar dat hangt heel erg af van de toepasselijke OS-licentie (MIT, BSD, GPL, e.d.), dat deze onder voorwaarden commercieel mag worden hergebruikt. Maar dat maakt je nog geen rechthebbende. TS kan dus geen rechten op OS overdragen aan zijn opdrachtgever. Je doet er dus verstandig aan om dat in de overdrachtsakte te benoemen en OS-onderdelen uitdrukkelijk uit te zonderen van de overdracht. Wel is het doorgaans zo dat de opdrachtgever, net als TS, gebruik kan maken van de OS-onderdelen op basis van een OS-licentie.

Er zijn nog meer aandachtspunten bij overdracht van auteursrechten op software, maar deze vragen zag ik voorbij komen.

Edit:

Ter aanvulling nog een opmerking over het gebruik van de code door TS na de overdracht. In principe mag je na de overdracht zelf niets meer met de code doen. Je bent immers een rechthebbende meer. Gebruik je de code toch, dan pleeg je inbreuk.

Het is wel mogelijk om een licentie te verkrijgen op de auteursrechten die je zojuist hebt overgedragen (een zgn. 'license back'). Dat lijkt TS ook voornemens. Hij kan de code dan wel blijven gebruiken onder de voorwaarden van de licentie. Maar daarbij is wel een kanttekening te plaatsen. Als je de code hergebruikt voor een andere opdrachtgever die ook de auteursrechten overgedragen wil krijgen, dan kan dat niet. Je bent immers geen rechthebbende meer.

[ Voor 16% gewijzigd door citomaster op 02-06-2023 08:15 ]